עש"א 6860-01-17 ה.א.ב טריידינג בע"מ נ' ידיעות אינטרנט

(פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט גרשון גונטובניק): מה ה-Big Deal בסימן המסחר הזה?

העובדות: ערעור על החלטת הפוסקת בקניין רוחני מיום 7.12.2016, שנעתרה לבקשת המשיבה לרשום את סימן המסחר המעוצב BigDeal, בסוג 35, עבור פעילות האתר bigdeal.co.il. האתר מספק קופונים, הנחות ושוברים בתחומי צריכה שונים. המערערת מפעילה (משנת 1993) רשת חנויות למכירה קמעונאית תחת סימן המסחר Big Deal (לא מעוצב), הרשום בסוג 35.

המערערת התנגדה לבקשת הרישום של המשיבה, וטענה, בין היתר, כי הסימן שרישומו מבוקש דומה עד כדי הטעיה לסימן המערערת וכי השימוש בו עלול להטעות את ציבור הצרכנים. המשיבה טענה, בין היתר, כי אין להתיר למערערת לנכס לעצמה את הביטוי Big Deal, שכן מדובר בביטוי נפוץ.

הפוסקת דחתה את התנגדות המערערת לרישום סימן המשיבה. היא קבעה כי סימנה הרשום של המערערת אינו "סימן מסחר מוכר היטב" ועל כן לא חל האיסור בפקודת סימני המסחר על רישום סימן אחר הדומה לו. עוד נפסק כי לא הוכח שהשם Big Deal הפך למוכר היטב ומזוהה עם המערערת או שירותיה. נקבע כי המערערת החליפה מספר רב של פעמים את עיצוב סימן המסחר שלה וכי השימוש בו לא היה עקבי ואחיד. הפוסקת קבעה עוד כי לאור מבחן המראה וההבדלים בין הסימנים יש לייחס משקל נמוך לעובדה ששני הסימנים חולקים את צירוף המילים "ביג-דיל".

נפסק: הערעור מעלה את שאלת גבולותיה של ההגנה הקניינית הניתנת לבעל סימן מסחר רשום. אין חולק כי המערערת רשמה את סימנה לפני שנים רבות, אך השאלה היא האם רישום זה מצדיק את מניעת רישום סימנה המסחרי של המשיבה. הרציונל הכללי הנוהג בשיטתנו המשפטית הוא כי ככל שסימן המסחר שנבחר הוא מבדל יותר, כך קל יהיה יותר להעניק לו הגנה רחבה, ולמנוע שימוש במרכיביו ממתחריו של בעל הזכות. ככל שמעמדו של סימן המסחר הוא גבוה יותר, כך גדלה עוצמתו של בעל הזכות באיזון בין זכותו לבין הזכויות והאינטרסים הנוגדים, ולהפך.

מתן הגנה קניינית רחבה לסימן המסחר "ביג דיל" מעורר קושי ממשי. נכון הוא כי שאלת התאמת הסימן צריכה להיבחן בהתאם לשוק הרלבנטי, אולם דווקא בתחום העיסוק של המערערת קשה להשתחרר מהרושם שהמונח "ביג דיל" יתקשה לשאת אופי מבחין משמעותי. ביטוי לכך ניתן למצוא בסעיף 11(10) לפקודת סימני המסחר. הסימן, שעה שהוא מתייחס למכירת מוצרים, נופל לכאורה לגדר הסעיף. כמעט כל בעל עסק מסחרי המוכר מוצרים יכול לתאר את הטובין הנמכרים בו כמשקפים עסקה מצויינת, העולה לגדר "ביג דיל".

גם אם נניח כי הסימן "ביג דיל" אינו גנרי, בנסיבות העניין הוא לא מתרחק מדי ממשפחת המונחים הגנריים והתיאוריים. לכן, מידת ההגנה שתינתן לו תהיה מעטה. מסקנה אחרת תשקף איזון לא נאות בין זכות הקניין של בעל סימן המסחר לבין זכויות היסוד של מתחריו, והאינטרס הציבורי בקידום תחרות חופשית ופתוחה.

האם סימנה של המערערת הוא סימן מסחר מוכר היטב? גם אם ניתן לבסס את קיומו של סימן מסחר מוכר היטב בזירה המקומית, הרי שעדיין נדרשות לשם כך ראיות ברורות וחד משמעיות. המובהקות הראייתית לא התקיימה בעניין המערערת. הפוסקת מצאה לנכון לדחות את טענתה בעניין זה ואין מקום להתערב בקביעתה. גם לגופם של דברים לא נפלה טעות בשיקול דעתה של הפוסקת בעניין זה. אין די בהשקעה בפרסום כדי לבסס את היות הסימן כמוכר היטב. המערערת אף החליפה במשך השנים את עיצוב סימן המסחר שבחרה לעשות בו שימוש בפועל ובנסיבות אלה קשה יותר לבסס סימן מסחר מוכר היטב, שכן זה משתנה מעת לעת.

המסקנה כי סימנה המסחרי של המערערת אינו בא בגדר הסימנים המוכרים היטב, משליכה באופן ישיר על מידת ההגנה שיש להעניק לו. בהינתן מאפייניו של הסימן המסחרי "ביג דיל", שהם על גבול הגנריות, בהינתן השוק הרלוונטי, לא תוכל המערערת למנוע מגורמים עסקיים אחרים מלעשות שימוש בביטוי זה בסימני המסחר שהם יבקשו לרשום, ובלבד שלא תהיה מניעה אחרת לרישום מכוח הפקודה והדין הכללי. הטלת מגבלה כזו תשקף איזון לא ראוי בין זכותה הקניינית של המערערת לבין זכויות המשיבה, והאינטרס הציבורי הכללי.

האם סימנה המסחרי של המשיבה עלול להטעות במובן הפקודה? הפקודה מכירה בעילות נוספות היכולות למנוע את רישום סימן המסחר המבוקש. העילות הרלבנטיות למקרה מעוגנות בסעיפים 11(6) ו-11(9) לפקודה (סימנים שאינם כשירים לרישום), שהמשותף להם הוא מרכיב החשש להטעיה של הציבור הרחב. בחינת קיומו של חשש להטעיה של הציבור במובן הפקודה נעשית על-ידי "המבחן המשולש".

הפוסקת בחנה את סימן המסחר שהמשיבה ביקשה לרשום, לצד סימן המסחר של המערערת, והגיעה למסקנה כי לא מתקיימים מבחני המשנה של המבחן המשלוש. אולם דרך הבחינה היתה צריכה להיות שונה. סימן המסחר של המערערת לא היה מוגבל לעיצוב כזה או אחר ואכן לאורך השנים השתמשה המערערת בעיצובים שונים. על הפוסקת היה לבחון את הסימנים באופן המשווה בין הסימנים בהם עושים הצדדים שימוש הלכה למעשה בעת הרלוונטית. כאשר זהו אופן הבחינה, קשה מאוד להשתחרר מהמסקנה כי קיים דמיון רב בין הסימנים, ושבנסיבות העניין עלול הדמיון להטעות.

מכלול השיקולים מוביל למסקנה כי בנסיבות העניין מתקיים האמור בסעיף 11(9) לפקודה וכי הסימן המסחרי של המשיבה, כפי שהוגש, לא היה כשיר לרישום. אין מניעה שהמשיבה תעשה שימוש במסגרת סימנה המסחרי בביטוי "Big Deal", אך יהיה עליה לדאוג לכך שסימנה יהיה מובחן יותר מזה של המערערת. הערעור התקבל. סימן המשיבה, כפי שהוגש לרישום, אינו כשיר לרישום לפי הפקודה ויש לבטל את רישומו.