ע"א 7629/12 סוויסה ואח' נ' Tommy Hilfiger Licensing LLC ואח'

(פסק-דין, ביהמ"ש העליון, השופטים נאור, דנציגר וברק-ארז): פסק-דינו המקיף של בית המשפט העליון בנושא יבוא מקביל. לא כל שימוש בסימן מסחר במסגרת שם מתחם הוא פסול.

העובדות: ערעור וערעור שכנגד על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי בת"א מיום 31.7.2012 [ת"א 11296-09-10]. בתביעתם טענו המשיבות כי המערערים, העוסקים ב"יבוא מקביל" של מוצרי המותג Tommy Hilfiger (באמצעות בית העסק "מחסן היבואן") הפרו סימני המסחר הקשורים למותג וביצעו עוולות נזיקיות אחרות אגב שיווקו. בין יתר פעולותיהם לקידום עסקם, הפעילו המערערים את אתר האינטרנט הפועל בכתובת tommy4less.co.il.

ביהמ"ש המחוזי קיבל את התביעה בחלקה וקבע כי אופן השיווק והפרסום של המערערים עלה כדי פגיעה בסימן המסחר הרשום "טומי הילפיגר" וכן ביצוע עוולה של תיאור כוזב. התביעה נדחתה ביחס לעילות אחרות. המערערים חוייבו בתשלום פיצוי בסך 457,000 ש"ח למשיבות וכן ניתן צו מניעה קבוע האוסר על המערערים להשתמש בשם "מחסן היבואן - טומי הילפיגר"; להשתמש בסימן המסחר הרשום טומי הילפיגר, לרבות בשם TOMMY בשם המתחם של אתר האינטרנט וכן להשתמש בצבעים של סמל הלוגו של טומי הילפיגר בקירות העסק, בגג העסק ובדפי אתר האינטרנט של העסק. מכאן הערעור.

במוקד הדיון עמדה השאלה אילו מגבלות חלות על פעילותו של סוחר המבצע יבוא מקביל, בנוגע למכירת המוצרים שהוא מייבא ופעולות הפרסום והשיווק הנלוות לפעילותו?

נפסק: נקודת המוצא לדיון ביבוא מקביל היא שפעולה במתכונת זו היא מותרת במישור העקרוני. בחירה זו נראית חיונית במיוחד בהקשר הישראלי, לנוכח הנתונים המאפיינים את המשק הישראלי, שבו התנאים התחרותיים הם מוגבלים. ניתן להוסיף כי האפשרות הקיימת היום לרכוש מוצרים בחו"ל במתכונת מקוונת באמצעות האינטרנט, אף מחלישה את הציפייה של הסוכן הרשמי בישראל לכך שהחשיפה למוצרים הנושאים את סימן המסחר תהיה רק באמצעותו. השאלה היא מה הן המגבלות החלות על פעילותו של יבואן מקביל המייבא מוצרים שצמוד אליהם סימן מסחר מוגן.

חלק מסוים מפעילות המערערים אכן חרג לעבר זיהויו עם בעלת סימן המסחר הרשום ולכן צדק ביהמ"ש קמא בכך שהטיל עליו מגבלות מסוימות. במקביל לכך, ניתן לקבוע כי חלק לא מבוטל מפעילות זו לא חרג מהמסגרת המותרת ליבואן מקביל, ועל כן, היקף המגבלות שהוטלו על פעילות המערערים חרג מהראוי. זאת, לנוכח עמדת היסוד של המשפט הישראלי לפיה היבוא המקביל אינו אסור, ועל כן אין לחסום פעולות שיווקיות בלתי מטעות הקשורות בו.

השימוש שעשו המערערים בסימני המסחר לצורך שיווק הטובין שיוצרו בידי טומי הילפיגר עומד במבחן הזיהוי ובמבחן חיוניות השימוש. מרביתו של שימוש זה עמד גם במבחן החסות. לכן, עומדת למערערים הגנת "שימוש אמת" הקבועה בסעיף 47 לפקודת סימני המסחר. עם זאת, בחירתם של המערערים לכנות את העסק "מחסן היבואן טומי הילפיגר" היתה עשויה להטעות את הצרכן הסביר ולכן היא מהווה הפרה של סימני המסחר.

השיווק באינטרנט והשימוש בשם המתחם tommy4less.co.il - רשת האינטרנט הפכה לזירת שיווק רבת חשיבות. ישנה חשיבות לשמות המתחם שבהם נעשה שימוש. יש גם לזכור כי אין להפריז בחשיבות שם המתחם, שכן רבים מהגולשים לא מגיעים לאתר במישרין, אלא לאחר שימוש במנועי חיפוש או לחיצה על קישור. לכך יש להוסיף את השימוש באפליקציות, שאינן מחייבות כלל לזכור שמות מתחם.

נקודת המוצא היא שזכותו של בעל סימן המסחר לשימוש ייחודי בסימן, משתרעת גם אל עבר השימוש בסימן המסחר באינטרנט ובכלל זה לשמות המתחם. אולם סעיף 47 לפקודה משתרע גם על השימוש בסימני מסחר באינטרנט. המשמעות היא שלא כל שימוש בשם מסחר במסגרת שם מתחם הוא פסול. הדבר נובע גם מחופש הביטוי. 

המערערים אינם יכולים להשתמש בשם מתחם דוגמת tommyhilfiger-israel.co.il או tommyhilfiger.co.il. במקרה זה שם המתחם אינו כולל רק את סימן המסחר, אלא גם תוספת משמעותית המרמזת על כך שאין מדובר באתר הנהנה מחסותה של בעלת סימן המסחר. המבחן העיקרי הוא האם שם המתחם עלול לגרום להטעיית הצרכן הסביר. אין בעובדה כי המערערים פרסמו באתר גם פרטי לבוש המיוצרים על-ידי אחרים כדי ליצור חשש להטעיה. הסוגיה דומה לשאלת השימוש בסימני מסחר כ"מילות מפתח" במנועי חיפוש.

דין ערעור המערערים להתקבל באופן חלקי ודין ערעור המשיבות להידחות. הפיצוי הופחת ל-100,000 ש"ח וכן שונה צו המניעה הקבוע שניתן בבית המשפט המחוזי. בוטל חיוב המערערים בהוצאות המשיבות בביהמ"ש המחוזי. המשיבות חויבו בהוצאות המערערים בסך 25,000 ש"ח. נאסר על המערערים להשתמש בשם "מחסן היבואן טומי הילפיגר". המערערים יבהירו ללקוחותיהם כי אינם פועלים בחסות המשיבות ויציינו עובדה זו בפרסומיהם באופן אקטיבי ושוטף ובתדירות סבירה, כאשר ניתן לעשות זאת על דרך של הצהרה כי המערערים פועלים במתכונת של ייבוא מקביל. המערערים יכולים לעשות שימוש בשם המתחם tommy4less.co.il.

עדכון: ביום 15.2.2015 דחה בית המשפט העליון (השופט אלייקים רובינשטיין) עתירה לדיון נוסף על פסק-הדין לעיל. נקבע כי אין הצדקה לקיים דיון נוסף, אם כי לא בלי התלבטות מסוימת. קביעות פסק-הדין לעיל צועדות במתווה הפרשני שנקבע בהלכה הפסוקה, מתיישבות עם ההלכות הקיימות ואינן מנוגדות להן. אכן, פסק-הדין מפתח הלכות אלה, תוך שהוא נדרש לנסיבות המקרה, אך לא כל פיתוח של ההלכה מצדיק את קיומו של דיון נוסף. עם זאת ציין בית המשפט כי התנהגות המשיבים אינה מעוררת אהדה. העותרות השקיעו מאמצים בפיתוח המותג ואילו המשיבים קצרו את פירות ההצלחה תוך השקעה קטנה בהרבה [דנ"א 8619/14 Tommy Hilfiger Licensing, LLC ואח' נ' סויסה ואח'].