לא לעתים קרובות דוחים בתי המשפט תובענה של בעלי סימן מסחר נגד מי שרשמו שמות מתחם זהים. פסיקה נדירה כזו יצאה מבית המשפט הפדראלי לערעורים בסן פרנסיסקו, ב- 23 באוגוסט, בענין Avery Dennison v. Sumpton. היא משרטטת את גבולות ההגנה הראויים, לדעת בית המשפט, על סימני המסחר באינטרנט, ומספקת הזדמנות נדירה למדי להיווכח, שלא בכל מקרה ייצאו בעלי סימני המסחר וידם על העליונה. ביחד עם פסקי הדין בענין ברוקפילד ("משפט באינטרנט", 5.5.99) ופאנאוויז'ן, היא מגבשת את האופן שבו יחילו ערכאות בארצות-הברית דיני סימני מסחר, שגילם לעתים מאות שנים, על המדיה החדשה של האינטרנט.
התובעת, אוורי דניסון, היא חברה המשווקת מוצרי משרד ומהדקים לתעשייה תחת סימני המסחר "אוורי" ו"דניסון". היא עושה שימוש בסימנים אלה החל משלהי המאה ה- 19 (במקרה אחד) ומשנות השלושים של המאה העשרים (במקרה שני). עסקיה משגשגים, ובעוד היא מוציאה מידי שנה חמישה מיליוני דולרים לפירסום מוצריה, היא נהנית ממחזור מכירות של שלושה מיליארד דולרים. החברה מנהלת גם פעילות באינטרנט, תחת שם המתחם averydennison.com. לעומתה, הנתבע מנהל עסק של דואר אלקטרוני: הוא רשם על שמו אלפי שמות מתחם מסוגים שונים - רובם המכריע שמות משפחה נפוצים בארצות הברית - והוא מציע לכל המעונין כתובות דואר אלקטרוני לפי הסיומת המבוקשת. השירות ניתן באתר mailbank.com. בין שמות המתחם שהנתבע רשם גם avery.net ו- dennison.net, שהם שניים מבין שמות המשפחה הנפוצים בארצות הברית.
חב' אוורי דניסון ביקשה צו מניעה נגד השימוש בשמות המתחם הללו, בטענה שהם מדללים את סימני המסחר המפורסמים שלה. הוראות הדילול נקבעו בדין הפדראלי בארצות-הברית בשנת 1995, והן מיועדות לחול במקרה שהשימוש בסימן מסחר לא הגיע לכדי הפרתו. אלה התנאים המצטברים לחלותן: סימן המסחר של התובע הינו מפורסם; הנתבע עושה בו שימוש למסחר, גם אם בתחום אחר מזה שבו רשום הסימן; הנתבע החל בשימושו לאחר שהסימן הפך למפורסם, והשימוש עלול לדלל את ערכו המבחין של סימן המסחר. דוקטרינה דומה מאד לזו של דילול, המקנה הגנה לסימני מסחר בעלי מוניטין בינלאומיים, הוכרה בישראל בע"א 6181/96 קרדי נ' בקרדי, תקדין-עליון, כרך 2(98) בעמ' 391 מכוח הוראת סעיף 11 לפקודת סימני מסחר, האוסרת תחרות בלתי הוגנת. מכאן חשיבותו של פסק דין Avery גם בישראל.
בית המשפט של הערכאה הראשונה קיבל את טענות התובעת, העניק לה צו מניעה והורה לנתבע להעביר לבעלותה את שמות המתחם avery.net ו- dennison.net. ערכאת הערעורים הפכה את ההחלטה. שופטי בית המשפט בסן פרנסיסקו קבעו שאוורי לא הצליחה להוכיח כי סימני המסחר שלה הם מפורסמים (famous) כדרישת חוקי הדילול. הם הדגישו כי דילול היא עילת תביעה ייחודים, השמורה למקרים נבחרים בלבד ומיועדת לסימני מסחר בעלי הקשר צרכני כה חזק, עד שאפילו שימוש לא מתחרה בהם עלול לפגוע בערכם. אם תוענק הגנה מפני דילול לסימני מסחר רק בהתחשב בעובדה שיש להם אופי מבחין, קבעו השופטים, יופר האיזון הרצוי בדין לטובת הגנת-יתר על סימני מסחר על חשבון השימוש הלא-מ]פר המותר בהם. מסיבה זו יש להגביל בקפידה את הסימנים שיהנו מהגנת דילול.
בית המשפט בחן עד כמה עונים סימני המסחר "אוורי" ו"דניסון" לאמות-המידה הקבועות בדין האמריקני ביחס לסימנים מפורסמים. הוא הגיע למסקנה כי ההגנה מפני דילול תינתן לסימנים שחוזקם אופיים המבחין חזקים מעבר לנדרש בסימני מסחר רגילים. אוורי ודניסון, לעומת זאת, הם כאמור שמות משפחה נפוצים בארצות-הברית. עיקרון ידוע של סימני מסחר הוא כי אין בהם למנוע אדם משימוש של אמת בשמו לצרכי עסק. זאת ועוד, קהל היעד שאליו מופנים הסימנים של החברה התובעת שונה מזה שאליו פונים שמות המתחם של הנתבע - בעוד החברה פונה לקהל הצרכנים של מוצרי משרד, שמות המתחם קוסמים למי שמחפשים כתובות דואר אלקטרוני וירטואליות. חב' אוורי דניסון לא הוכיחה שיש המכירים אותה גם בקרב לקוחותיו של הנתבע, או שהוא הפנה את שירותי הדואר האלקטרוני שלו ללקוחות התובעת.
בית המשפט מצא כי נעשה שימוש רווח בסימני המסחר "אוורי" ו"דניסון" על-ידי צדדים שלישיים, הן באינטרנט והן מחוצה לה, וכי קיימים עוד סימני מסחר בשמות אלה, לבד מסימני המסחר שרשמה לזכותה התובעת. כשנעשה בסימן שימוש רחב, קבעו השופטים, הוא אינו יכול להיות מפורסם ביחס למוצרים ושירותים של עסק אחד.
המרכיב המעניין בהחלטה קובע כי הנתבע כלל לא משתמש בסימני המסחר של אוורי דניסון כסימני מסחר. רישום שמות משפחה נפוצים כשמות מתחם, ומתן הרשאה להשתמש בהם ככתובות דואר אלקטרוני, אינם מהווים שימוש בסימני המסחר ככאלה. זהו שימוש בשמות במשמעותם הלא-מסחרית, קבעה ערכאת הערעור, וביטלה את צו המניעה שניתן בתחילה לזכות התובעת.